本書全面介紹了材料領(lǐng)域發(fā)明專利申請的特點以及實質(zhì)審查的難點與熱點,內(nèi)容從三個部分展開:材料領(lǐng)域難點問題的審查、材料領(lǐng)域熱點問題的審查、材料領(lǐng)域?qū)@暾埖淖珜懡ㄗh。希望本書能夠?qū)氖虏牧项I(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)工作的相關(guān)人員具有一定的借鑒作用,以期為材料領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)保護提供有價值的參考。
材料學,是與工程技術(shù)密不可分的應(yīng)用科學,是研究材料的組織結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、制備、加工和應(yīng)用以及它們之間的相互關(guān)系的科學,是一個多學科交叉的領(lǐng)域,是來源于傳統(tǒng)的機電化又服務(wù)于機電化的基礎(chǔ)性學科。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,目前的材料領(lǐng)域與機械、化學、電學領(lǐng)域的關(guān)系越來越密切、越來越融合。在專利申請中,材料領(lǐng)域通常包括:制冷、供熱、建筑施工、水利工程、污水或污泥處理、挖掘、鎖具、運動器材、塑性材料、塑性層狀制品與層壓工藝、涂料、鍍覆、催化劑、表面涂覆、無機非金屬、無機金屬、液體分離、氣體分離和液固分離。因此,材料領(lǐng)域的發(fā)明往往內(nèi)容復雜且涉及面廣,導致材料領(lǐng)域的發(fā)明專利申請具有如下特點。
一是改進型發(fā)明居多。在側(cè)重于機械的材料領(lǐng)域的專利申請中,改進型發(fā)明居多,開拓性發(fā)明相對較少,主要體現(xiàn)在對現(xiàn)有機械結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在側(cè)重于化學的材料領(lǐng)域,大部分專利申請是對已知組合物的組分和/或配比的改進,或者是對已知方法的原料配比、步驟和工藝條件、工藝設(shè)備的改進等。
二是專利申請文件的主題類型和表征方式多樣。材料領(lǐng)域發(fā)明專利申請既涉及產(chǎn)品,又涉及產(chǎn)品的制備方法、用途和使用方法。當某些產(chǎn)品的權(quán)利要求通過結(jié)構(gòu)特征無法清楚表征時,還會進一步借助用途限定、功能限定、參數(shù)限定對其進行表征。特別是材料領(lǐng)域涉及新材料的研發(fā)和使用,其專利申請多使用用途限定的方式撰寫權(quán)利要求。
三是申請人對專利審查質(zhì)量期待較高。在知識產(chǎn)權(quán)助力科技創(chuàng)新的大環(huán)境下,申請人對于高效快速授權(quán)的需求越來越高,材料領(lǐng)域?qū)@暾埖膶彶橘|(zhì)量越來越受到關(guān)注,特別集中在材料領(lǐng)域的創(chuàng)造性審查上。
四是申請文件的撰寫水平參差不齊。材料領(lǐng)域涉及的專利審查范圍小到運動健身器材,大到航空航天材料,既涉及人們的日常生活,又涉及國家安全,受撰寫人申請文件撰寫水平的影響,有些權(quán)利要求過于冗長復雜,既不利于申請獲得合理的保護范圍,也不利于審查。
五是證據(jù)具有多樣性。隨著信息傳播技術(shù)的迅速發(fā)展,材料領(lǐng)域?qū)@麑彶檫^程中采用的證據(jù)除涉及專利文獻外,還擴展到期刊、論文、視頻、網(wǎng)絡(luò)交易平臺、博客、微信朋友圈等,這對證據(jù)的真實性和公開性提出了更高的要求。
六是同一件專利申請于相同的日期既申請發(fā)明專利又申請實用新型專利的情形較多。重復授權(quán)的問題主要涉及材料領(lǐng)域側(cè)重于機械方面的申請。關(guān)于重復授權(quán)的問題,既涉及實體問題,又涉及形式問題,在判斷的過程中需要考慮的方面較多,存在一些困難。
七是存在非正常專利申請。部分申請人利用專利制度,從事一些不誠信的申請行為,試圖獲得不正當利益。材料領(lǐng)域申請門檻低,存在一定數(shù)量的非正常專利申請。
八是多技術(shù)融合專利申請增多。隨著技術(shù)的發(fā)展,跨學科、多學科的交叉融合研究和應(yīng)用越來越多,傳統(tǒng)的材料領(lǐng)域技術(shù)飛速發(fā)展,融合多學科技術(shù)的專利申請日益增多。
基于上述材料領(lǐng)域發(fā)明專利申請的特點,在材料領(lǐng)域的專利審查中出現(xiàn)了一些難點及熱點問題,例如功能性限定、參數(shù)限定和用途限定類權(quán)利要求的審查,創(chuàng)造性三步法中最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取,冗長權(quán)利要求的審查,重復授權(quán)的判斷,互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)的認定,新穎性寬限期的判定,誠實信用原則的使用,技術(shù)融合類案件的審查等。
因此,熟悉材料領(lǐng)域?qū)@暾埖奶攸c、了解材料領(lǐng)域?qū)@暾埖膶彶橐c,對于將這些內(nèi)容復雜且涉及面廣的發(fā)明撰寫成一份好的材料領(lǐng)域發(fā)明專利申請文件而言是非常必要的。
圍繞上述問題,本書從三個部分展開:材料領(lǐng)域難點問題的審查、材料領(lǐng)域熱點問題的審查、材料領(lǐng)域?qū)@暾埖淖珜懡ㄗh。
在材料領(lǐng)域難點問題的審查部分,對功能限定、參數(shù)限定、用途限定類權(quán)利要求的概念、相關(guān)規(guī)定及審查進行了探討;通過對三步法內(nèi)在邏輯的分析,探討了最接近現(xiàn)有技術(shù)選取的基本原則以及對審查指南中相關(guān)規(guī)定的理解;梳理了重復授權(quán)有關(guān)規(guī)定的演進過程,對目前禁止重復授權(quán)的相關(guān)法條進行剖析,并結(jié)合典型案例闡述禁止重復授權(quán)相關(guān)法條在審查實踐中的運用。
在材料領(lǐng)域熱點問題的審查部分,結(jié)合案例給出了冗長權(quán)利要求的探討性檢索和創(chuàng)造性審查思路;整理歸納出了常見的互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)類型,對涉及不同互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)真實性和合法性的考量進行了分析;分析了新穎性寬限期的各國相關(guān)規(guī)定,并對其適用進行了探討;從誠實信用原則的出臺背景及規(guī)定、立法意義等出發(fā),對其適用進行了初步探討。
在材料領(lǐng)域?qū)@暾埖淖珜懡ㄗh部分,以實際案例的撰寫過程為例,闡述了材料領(lǐng)域?qū)@暾堊珜懙囊话憬ㄗh,以及功能限定類、參數(shù)限定類專利申請權(quán)利要求的一般撰寫方法。
本書有助于從事材料領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)工作的人員了解和理解材料領(lǐng)域的審查標準和撰寫要求,能夠為材料領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)保護提供有價值的參考。
作者長期從事材料領(lǐng)域發(fā)明專利的實質(zhì)審查、復審審查以及專利信息服務(wù)工作,具有豐富的專利檢索、專利審查和專利分析經(jīng)驗。
第一部分 材料領(lǐng)域難點問題的審查
第一章 功能性限定類案件的審查003
第一節(jié) 功能性限定類權(quán)利要求專利審查實踐中的難點 / 003
一、功能性限定的認定還存在疑問 / 004
二、對功能性限定存在不同的理解 / 004
三、判斷功能性限定的實際限定作用存在難度 / 005
第二節(jié) 功能性限定的一般性概念及相關(guān)規(guī)定 / 006
一、功能性限定以及功能性限定類權(quán)利要求的定義 / 006
二、功能性限定類權(quán)利要求的表現(xiàn)形式 / 008
三、功能性限定的相關(guān)規(guī)定 / 011
四、功能性限定中等同的判定 / 016
第三節(jié) 功能性限定類權(quán)利要求的檢索 / 017
一、《專利審查指南》中的規(guī)定 / 017
二、功能性限定的檢索策略 / 017
第四節(jié) 功能性限定類權(quán)利要求的審查思路探討 / 018
一、功能性限定產(chǎn)品的新穎性、創(chuàng)造性以及重復授權(quán)判定 / 018
二、功能性限定有關(guān)以說明書為依據(jù)的審查 / 020
三、功能性限定有關(guān)缺少必要技術(shù)特征的審查 / 025
第二章 參數(shù)限定類案件的審查028
第一節(jié) 參數(shù)限定產(chǎn)品推定新穎性的相關(guān)規(guī)定 / 028
一、歐洲專利局對推定新穎性的相關(guān)規(guī)定 / 028
二、美國專利商標局對推定新穎性的相關(guān)規(guī)定 / 029
三、日本特許廳對推定新穎性的相關(guān)規(guī)定 / 030
四、中國國家知識產(chǎn)權(quán)局對推定新穎性的相關(guān)規(guī)定 / 032
第二節(jié) 參數(shù)限定產(chǎn)品發(fā)明推定新穎性的審查思路探討 / 032
一、通過參數(shù)測試方法之間的關(guān)聯(lián)性推定 / 033
二、通過實現(xiàn)該參數(shù)的關(guān)鍵控制手段推定 / 036
三、通過制備方法推定 / 037
四、綜合考慮各種方式的組合運用 / 040
第三節(jié) 參數(shù)限定產(chǎn)品發(fā)明的創(chuàng)造性審查思路探討 / 040
一、手段參數(shù)和目標參數(shù)的定義 / 040
二、手段參數(shù)和目標參數(shù)在新穎性和創(chuàng)造性的審查中的異同 / 042
第四節(jié) 參數(shù)限定產(chǎn)品發(fā)明推定新穎性與創(chuàng)造性的審查策略選擇 / 045
第五節(jié) 參數(shù)限定產(chǎn)品發(fā)明公開不充分和未以說明書為依據(jù)的審查 / 046
一、參數(shù)限定產(chǎn)品權(quán)利要求公開不充分的審查 / 046
二、參數(shù)限定產(chǎn)品權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)的審查 / 048
第三章 用途限定類案件的審查051
第一節(jié) 用途限定的概念、特點以及相關(guān)規(guī)定 / 051
一、用途限定產(chǎn)品權(quán)利要求的概念 / 051
二、用途限定產(chǎn)品發(fā)明的保護范圍 / 052
三、國外對用途限定產(chǎn)品的相關(guān)規(guī)定 / 054
四、小結(jié) / 056
第二節(jié) 用途限定產(chǎn)品發(fā)明的新穎性審查思路探討 / 058
一、用途未隱含產(chǎn)品具有特定的結(jié)構(gòu)和/或組成 / 059
二、用途隱含產(chǎn)品具有特定的結(jié)構(gòu)和/或組成 / 062
第三節(jié) 用途限定產(chǎn)品發(fā)明的創(chuàng)造性審查思路探討 / 064
一、對比文件已公開相似或相近用途 / 065
二、對比文件未公開用途,但用途特征未隱含結(jié)構(gòu)和/或組成區(qū)別 / 066
三、對比文件未公開用途,且用途特征隱含結(jié)構(gòu)和/或組成區(qū)別 / 069
第四節(jié) 用途限定產(chǎn)品發(fā)明專利的一般審查原則 / 071
第四章 三步法內(nèi)在邏輯探討及最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取073
第一節(jié) 三步法的內(nèi)在邏輯探討 / 074
一、發(fā)明創(chuàng)造的過程 / 074
二、三步法對發(fā)明的重塑 / 077
三、最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取 / 080
第二節(jié) 《專利審查指南》中最接近現(xiàn)有技術(shù)的相關(guān)規(guī)定和概念 / 085
一、關(guān)于例如的理解 / 086
二、關(guān)于優(yōu)先考慮的理解 / 093
三、關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域的理解 / 097
四、關(guān)于技術(shù)問題的理解 / 101
五、關(guān)于技術(shù)特征的理解 / 105
第三節(jié) 不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的情形 / 106
一、對最接近的現(xiàn)有技術(shù)的改進妨礙原技術(shù)問題的解決或功能的實現(xiàn) / 107
二、最接近的現(xiàn)有技術(shù)不是一個明顯的技術(shù)方案 / 108
第四節(jié) 多篇文件結(jié)合時,選取最接近的現(xiàn)有技術(shù)的其他考慮因素 / 110
一、有利于事實認定和說理 / 111
二、符合申請人的實際研發(fā)過程 / 114
第五章 重復授權(quán)類案件的審查118
第一節(jié) 我國對于禁止重復授權(quán)有關(guān)規(guī)定的演進 / 118
一、禁止重復授權(quán)需要關(guān)注的兩個因素 / 118
二、第一個重要節(jié)點 / 119
三、第二個重要節(jié)點 / 120
四、第三個重要節(jié)點 / 121
五、一個重要階段 / 122
六、第四個重要節(jié)點 / 124
第二節(jié) 我國禁止重復授權(quán)制度的相關(guān)規(guī)定 / 127
一、禁止重復授權(quán)原則與先申請原則 / 127
二、《專利法實施細則》第四十七條對禁止重復授權(quán)例外情況的規(guī)定 / 128
三、三個容易混淆的概念 / 130
四、《專利審查指南》對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理的規(guī)定 / 131
第三節(jié) 典型案例 / 135
一、關(guān)于申請人異同的處理方式 / 135
二、關(guān)于申請日異同的處理方式 / 137
三、關(guān)于保護范圍是否相同的判斷 / 139
四、關(guān)于尚未終止的判斷 / 147
第二部分 材料領(lǐng)域熱點問題的審查
第六章 冗長權(quán)利要求類案件的審查153
第一節(jié) 冗長權(quán)利要求的檢索 / 153
一、分析權(quán)利要求,確定檢索要素 / 155
二、構(gòu)建檢索式,獲取對比文件 / 157
第二節(jié) 冗長權(quán)利要求的創(chuàng)造性審查 / 159
第七章 互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)的審查170
第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)真實性的確定 / 171
一、可信度較高的網(wǎng)站類證據(jù) / 171
二、新聞報道 / 174
三、電子商務(wù)平臺 / 176
四、社交平臺 / 179
五、域外證據(jù) / 184
六、其他 / 185
第二節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)公布日的確定 / 186
第三節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)的存證 / 191
第八章 涉及寬限期類案件的審查193
第一節(jié) 關(guān)于新穎性寬限期的相關(guān)規(guī)定 / 193
一、美國專利商標局關(guān)于新穎性寬限期的規(guī)定 / 194
二、日本特許廳關(guān)于新穎性寬限期的規(guī)定 / 194
三、歐洲專利局關(guān)于新穎性寬限期的規(guī)定 / 195
四、中國國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于新穎性寬限期的規(guī)定 / 195
五、小結(jié) / 196
第二節(jié) 新穎性寬限期、優(yōu)先權(quán)和現(xiàn)有技術(shù)概念之間的關(guān)系 / 197
一、新穎性寬限期和優(yōu)先權(quán)之間的關(guān)系 / 197
二、新穎性寬限期和現(xiàn)有技術(shù)之間的關(guān)系 / 198
第三節(jié) 《專利法》第二十四條規(guī)定的寬限期 / 198
一、在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時,為公共利益目的
首次公開的 / 199
二、在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的 / 199
三、在規(guī)定的學術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的 / 200
四、他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的 / 201
第四節(jié) 新穎性寬限期審查實踐中的重難點問題 / 204
一、聲明享受新穎性寬限期的時機 / 204
二、證明文件的效力 / 205
三、多次公開的情形 / 207
第九章 誠實信用原則在專利實質(zhì)審查中的適用初探210
第一節(jié) 誠實信用原則的出臺背景及相關(guān)規(guī)定 / 210
一、誠實信用原則的出臺背景 / 210
二、誠實信用原則的相關(guān)規(guī)定 / 213
第二節(jié) 誠實信用原則的立法 / 214
一、誠實信用原則的概念與內(nèi)涵 / 214
二、誠實信用原則的立法本意 / 215
第三節(jié) 知識產(chǎn)權(quán)制度中誠實信用原則的適用 / 215
一、誠實信用原則在商標法中的規(guī)定 / 216
二、國外誠實信用原則的相關(guān)規(guī)定 / 217
三、小結(jié) / 221
第四節(jié) 實質(zhì)審查過程中誠實信用條款的適用初探 / 222
一、所提出的多件專利申請的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容明顯相同,或者實質(zhì)上由不同發(fā)明創(chuàng)造特征、要素簡單組合形成的 / 223
二、所提出專利申請存在編造、偽造、變造發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容、實驗數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果,或者抄襲、簡單替換、拼湊現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計等類似情況的 / 224
三、所提出專利申請的發(fā)明創(chuàng)造為明顯不符合技術(shù)改進、設(shè)計常理,或者變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍的 / 228
第十章 技術(shù)融合類案件的審查:以智能家居為例230
第一節(jié) 國內(nèi)外對人工智能類案件的審查標準對比 / 230
第二節(jié) 智能家居創(chuàng)造性審查中存在的主要問題 / 233
第三節(jié) 審查中應(yīng)當把握的基本原則 / 234
第四節(jié) 常見問題的指導性做法 / 234
一、涉及引入新的控制參數(shù)的專利申請 / 234
二、涉及公知常識認定的專利申請 / 237
三、涉及控制條件組合的專利申請 / 239
四、涉及領(lǐng)域轉(zhuǎn)用的專利申請 / 242
第三部分 材料領(lǐng)域?qū)@暾埖淖珜懡ㄗh
第十一章 材料領(lǐng)域?qū)@暾堊珜懙囊话憬ㄗh249
第一節(jié) 背景技術(shù)和發(fā)明內(nèi)容部分 / 249
一、《專利法》《專利法實施細則》和《專利審查指南》的具體要求 / 249
二、撰寫過程中容易出現(xiàn)的問題及分析 / 251
三、案例分析 / 252
四、具體建議 / 256
第二節(jié) 權(quán)利要求部分 / 257
一、《專利法》《專利法實施細則》和《專利審查指南》的具體要求 / 257
二、撰寫過程中應(yīng)該注意的要點 / 257
三、案例分析 / 259
第三節(jié) 具體實施方式部分 / 261
一、多層次撰寫 / 261
二、多角度撰寫 / 262
三、保密與公開充分的平衡 / 262
四、可預期性不強的領(lǐng)域重視實驗數(shù)據(jù) / 263
第十二章 特定類型案件的撰寫建議264
第一節(jié) 功能性限定類案件的撰寫 / 264
一、四步撰寫法功能性限定類權(quán)利要求的一般撰寫方法 / 264
二、撰寫功能性限定類權(quán)利要求的考慮因素 / 268
第二節(jié) 參數(shù)限定類案件的撰寫 / 272
一、涉及克服說明書公開不充分的參數(shù)限定類案件的撰寫注意事項 / 272
二、涉及克服權(quán)利要求不清楚的參數(shù)限定類案件的撰寫注意事項 / 273
三、涉及克服三性的參數(shù)限定類案件的撰寫注意事項 / 273
四、涉及克服以說明書為依據(jù)的參數(shù)限定類案件的撰寫注意事項 / 276